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Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore:	Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive
Titolo:	Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Serie:	Progetti di legge Numero: 586
Data:	06/07/2022

Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)

Autore:

Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive

Titolo:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Serie:

Progetti di legge Numero: 586

Data:

06/07/2022

Premessa

La riforma della proprietà industriale nel PNRR

L'investimento 6 della M1C2 - digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo - del PNRR (p. 106) è dedicato al sistema della proprietà industriale. L'obiettivo dell'investimento è sostenere il sistema della proprietà industriale e accompagnarne la riforma, come previsto dalla riforma 1 della presente componente. La misura comprende un sostegno finanziario per progetti di imprese e organismi di ricerca concernenti la proprietà industriale, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof of Concept) e il potenziamento degli uffici per il trasferimento tecnologico (TTO). Secondo quanto si evince dalla Riforma 1: Riforma del sistema della proprietà industriale, "In ultimo, sarà riformato il sistema della proprietà industriale. Il sistema della proprietà industriale costituisce un elemento fondamentale per proteggere idee, attività lavorative e processi generati dall’innovazione e assicurare un vantaggio competitivo a coloro che li hanno generati. Questi elementi hanno sempre caratterizzato il sistema produttivo italiano e rappresentano fattori distintivi delle produzioni Made in Italy. La riforma intende definire una strategia pluriennale per la proprietà industriale, con l’obiettivo di conferire valore all’innovazione e incentivare l’investimento nel futuro. La riforma sarà elaborata dopo un processo di consultazione pubblica che avrà luogo nel 2021".

Linee d’intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023 del Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico ha elaborato delle Linee d’intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023, quale attività propedeutica all’adozione del disegno di legge. Le linee guida, dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica, sono state formalmente adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2021.

All’esito della consultazione, è emerso che l’attuale sistema, come delineato dalle norme vigenti, risulta essere ancora poco accessibile, connotato da procedure articolate e complesse e richiedenti appositi interventi di semplificazione e digitalizzazione

Secondo quanto evidenzia il Governo nell’AIR che accompagna l'AS n. 2631, l’attuale cornice normativa necessita di essere rivista per assicurare un rafforzamento dell’intero sistema della proprietà industriale, operando su quelle aree in grado di incidere sulla competitività delle imprese nazionali, anche tenendo conto delle criticità emerse nel corso della pandemia da Covid-19.

Tabella 1 Domande di deposito e concessioni di brevetti, marchi e invenzione

Fonte: AIR. Elaborazione MISE-UIBM

Tabella 1 Domande di deposito e concessioni di brevetti, marchi e invenzione

Fonte: AIR. Elaborazione MISE-UIBM

La riforma della proprietà industriale nell'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia

Si ricorda altresì che, nell'ambito della missione 1 componente 2, asse 2 (Migliorare il contesto imprenditoriale e la concorrenza), B.1. (Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile), Asse 1 (Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo), dell'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (p. 131-132), la riforma 1 è dedicata alla riforma del sistema della proprietà industriale. L'obiettivo principale della riforma è adattare il sistema della proprietà industriale alle sfide moderne e garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente alla ripresa e alla resilienza del paese. In particolare sono perseguiti i seguenti obiettivi: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

La misura riguarda la riforma del codice della proprietà industriale italiano che dovrà disciplinare almeno: i) la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, ii) il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, iii) il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, iv) l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e v) il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi.

L'investimento 6 riguarda l'investimento nel sistema della proprietà industriale. L'obiettivo dell'investimento è sostenere il sistema della proprietà industriale e accompagnarne la riforma, come previsto dalla riforma 1 della presente componente. La misura comprende un sostegno finanziario per progetti di imprese e organismi di ricerca concernenti la proprietà industriale, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof of Concept) e il potenziamento degli uffici per il trasferimento tecnologico (TTO). Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti devono escludere le attività di ricerca e sviluppo dedicate a: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle1; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento2; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori[1] e agli impianti di trattamento meccanico biologico[2]; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri deve prevedere inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE.

Nell'ambito della sezione B.2 (Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile), si collocano, rispettivamente, le misure "Riforma 1" (Riforma del sistema della proprietà industriale) e "Investimento 6" (Investimento nel sistema della proprietà industriale) (pp. 140-141). Con riguardo alla prima misura, il traguardo assume la denominazione di "Entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e pertinenti strumenti attuativi". L'indicatore qualitativo (per i traguardi) è costituito dalla "Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del nuovo codice della proprietà industriale e disposizioni nei relativi provvedimenti attuativi che ne indica l'entrata in vigore". Il calendario indicativo per il conseguimento è il terzo trimestre dell'anno 2023. La descrizione del traguardo è la seguente: "Il nuovo decreto legislativo deve modificare il codice della proprietà industriale italiano (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) e disciplinare almeno: i) la revisione del quadro normativo per rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, ii) il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, iii) il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, iv) l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e v) il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi".

Con riguardo alla seconda misura, l'obiettivo assume la denominazione di "Progetti sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale". L'indicatore quantitativo (per gli obiettivi) si basa su un valore-obiettivo di 254. Il calendario indicativo per il conseguimento è costituito dal quarto trimestre dell'anno 2025. La descrizione dell'obiettivo è la seguente: "Almeno 254 progetti aggiuntivi sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale e destinate a imprese e organismi di ricerca, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof of Concept) e uffici per il trasferimento tecnologico (TTO), nel rispetto degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Analisi delle norme del disegno di legge sulla base degli obiettivi del PNRR

Gli obiettivi della riforma della proprietà industriale prevista nel PNRR (MIC2-4), la cui entrata in vigore deve avvenire entro il terzo trimestre del 2023, sono dettagliati negli Operational arrangements di dicembre scorso, e sono i seguenti:

i) revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure,

ii) rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca,

iii) miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze,

iv) agevolazione del trasferimento di conoscenze

v) rafforzamento della promozione dei servizi innovativi

Le disposizioni del disegno di legge finalizzate alla realizzazione dei predetti obiettivi, sono contenute trasversalmente in tutti i capi, sebbene nel primo capo siano maggiormente concentrate – come suggerisce la sua rubrica - quelle sul rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà industriale.

Si cercheranno di sistematizzarle di seguito.

Quanto al rafforzamento della tutela dei diritti della proprietà industriale e al sostegno alle imprese ed istituti di ricerca (punti i) e ii)), si rinvia alle norme che prevedono:

- il rafforzamento della tutela delle denominazioni di origine protette e indicazioni protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, e, in particolare di quelle prive di un Consorzio di tutela riconosciuto, attraverso il riconoscimento della legittimazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a proporre opposizione, dinanzi all’UIBM, alla registrazione di marchi identici o simili a tali DO e IG prive di Consorzio di tutela (articoli 1 e 13);

- il ribaltamento dell’approccio previsto nell’attuale codice della proprietà industriale (c.d. Professor privilege), portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca nelle strutture universitarie, in prima battuta, alla struttura di appartenenza e in caso in cui quest’ultima non intenda avvalersene, al ricercatore (articolo 3);

- la protezione temporanea a disegni e modelli esposti in fiere (articolo 2) e la possibilità di ottenere il sequestro di prodotti contraffatti esposti nelle stesse (articolo 20), nonché

- l’ampliamento delle ipotesi in cui è possibile agire in via amministrativa per chiedere la nullità di marchi (articoli 24-26), e

- l'ampliamento degli atti inerenti a titoli di proprietà industriale soggetti a trascrizione ai fini dell’opponibilità verso i terzi (articolo 21).

- il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato con l’estensione delle casistiche da sottoporre a tale controllo (articolo 6).

- la possibilità di agire in sede amministrativa per l’annullamento della registrazione di marchi lesivi dell’immagine e della reputazione dell’Italia (articolo 24).

Quanto alla semplificazione delle procedure (punto i)), si richiama:

- l’introduzione del cd. principio cd. “first to file”, che consente la conservazione della data di deposito della domanda di brevetto anche quando il pagamento dei diritti di deposito sia stato effettuato in data successiva al deposito stesso (articolo 5),

- la possibilità di accedere al sistema di deposito telematico UIBM previo accertamento dell’identità digitale (articolo 10), nonché

- la possibilità di utilizzare dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi in sede di rivendicazione della priorità, in alternativa alla copia della domanda, codici identificativi della stessa presso banche dati detenute da altri soggetti (articolo 11);

- la razionalizzazione ed armonizzazione degli importi dell’imposta di bollo, che amplierebbe, secondo le valutazioni del Governo, le possibilità di utilizzo del bollo digitale (articolo 30).

Una serie di norme sono poi rivolte allo snellimento della fase procedimentale, di esame della richiesta di registrazione o di modifica/trasferimento di un titolo, tra esse:

- la soppressione della Commissione consultiva attualmente prevista nella procedura di registrazione di privativa di nuova varietà vegetale con il riconoscimento al solo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del potere di esprimere parere, vincolante, sulla registrazione (articolo 12);

- la riduzione, da quaranta a trenta del numero dei giorni minimi intercorrenti tra udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi e relativa convocazione delle parti (articolo 8);

- l'opponibilità ai terzi degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, direttamente per effetto dell’iscrizione nel Registro dei brevetti europei (tali atti formano quindi oggetto di trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi solo come alternativa (articolo 9).

- L’estensione da 2 a 4 anni della la durata in carica della Commissione ricorsi, in tal modo, secondo l'intenzione del Governo, limitando gli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo (articolo 7).

- lo snellimento della composizione della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale – i cui membri sono ridotti da otto a cinque - e una riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio (articolo 16);

- una nuova articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione, prevista dall'articolo 23, il quale stabilisce le nuove ipotesi nelle quali non opera il termine di due mesi dalla scadenza del termine di presentazione dell'opposizione alla domanda di registrazione di un marchio, entro il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi deve comunicare alle parti l'opposizione stessa. Le ipotesi individuate sono le seguenti: se ricorre uno dei casi di sospensione previsti dal codice della proprietà industriale; se è stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura.

Infine, quanto alla revisione del quadro normativo in materia di proprietà industriale (punto i)), al fine di renderlo più chiaro, e dunque meglio applicabile, si segnala:

- l’intervento sulla proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM, la cui durata massima viene ora più chiaramente indicata in sei mesi dalla scadenza del termine per cui viene chiesta (articolo 14), nonché

- l'allungamento ad un anno dei termini delle istanze di reintegrazione (articolo 15), e

- la precisazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità (articolo 18);

- alcuni interventi sono poi finalizzati ad abrogare esplicitamente le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione (articolo 19).

Quanto allo sviluppo delle abilità e competenze e al trasferimento delle conoscenze (punti iii) e iv)), si introduce nel codice la disciplina degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT), presso le Università, gli enti pubblici di ricerca e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), a svolgere funzione di raccordo con le imprese (articolo 4). Tale previsione è anche funzionale al rafforzamento delle imprese e degli enti di ricerca.

Quanto alla promozione di servizi innovativi (punto v)), ivi inclusa la loro digitalizzazione, si richiama la soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea da parte di uffici o enti all'UIBM e una semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'UIBM (articolo 10), la possibilità di utilizzare, in sede di rivendicazione della priorità di un deposito di una domanda per ottenere un titolo di proprietà industriale, codici identificativi presenti in banche dati presso cui l’Ufficio può direttamente verificare il contenuto di documenti senza che questi debbano essere depositati (articolo 11).

Il disegno di legge AS 2631 - Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Il disegno di legge A.S. 2631 - collegato alla manovra di finanza pubblica e composto di 31 articoli, suddivisi in tre Capi - apporta modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, finalizzate ad un accrescimento della protezione dei titoli della proprietà industriale in chiave pro competitiva (Capo I, articoli 1-6), ad una semplificazione e digitalizzazione delle relative procedure (Capo II, articoli 6-16), nonché ad un coordinamento della normativa nazionale, al suo interno, e con la disciplina delle domande internazionali di brevetto.

Il disegno di legge dispone, conseguentemente alle modifiche apportate al codice, che si proceda ad un aggiornamento del regolamento attuativo (D.M. n. 33 del 13 gennaio 2010), nonché un adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo (di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), per consentire il pagamento in modo digitale delle domande di registrazione dei titoli e delle istanze varie (Capo III, articoli 17-31).

Come evidenziato anche nell’Analisi Tecnico Normativa (ATN) e l’Analisi di Impatto della Regolazione (AIR), allegate al provvedimento, il disegno di legge si inquadra all’interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dalle istituzioni europee il 13 luglio 2021, e, al tempo stesso, intende porsi in coerenza con il “Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”, adottato dalla Commissione europea il 25 novembre 2020.

Articolo 3
(Ribaltamento del meccanismo del “Professor’s Privilege”)

Con l’articolo 3, il disegno di legge ribalta l’approccio previsto nel codice relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca (sostituzione dell’articolo 65).

Attualmente, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.

Il disegno di legge propone, invece, che i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse. È comunque fatto salvo il diritto del ricercatore di essere riconosciuto autore.

Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

Il disegno di legge precisa, inoltre, che l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti. La disciplina si applica anche alle università non statali legalmente riconosciute e agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro.

Sul piano procedurale, l'inventore comunica tempestivamente alla struttura di appartenenza l'oggetto dell'invenzione, con onere a carico di entrambe le parti, di salvaguardarne la novità. La struttura di appartenenza, entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione, deve depositare la domanda di brevetto o comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi.

I sei mesi sono prorogati, previa comunicazione all'inventore, se la proroga è necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza.

Le università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS, nell'ambito della propria autonomia, devono disciplinare i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l’attività inventiva, nonché i rapporti con i finanziatori della ricerca che ha prodotto le invenzioni brevettabili; le modalità di trasmissione della comunicazione dell’invenzione e le conseguenze che derivano dall’omissione o dalla comunicazione senza le formalità prescritte.

Devono altresì disciplinare le modalità di applicazione delle disposizioni qui in esame a coloro che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea.

L'inventore ha diritto a una remunerazione non inferiore al 50 per cento degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione dedotti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione al deposito della domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo.

Finché la struttura non adotta la disciplina – sopra descritta - relativa ai rapporti e alle premialità, ad essa spetta una remunerazione non superiore al 30 per cento degli introiti.?

L’Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) al disegno di legge afferma che il superamento del meccanismo del “Professor’s Privilege” è previsto in analogia con la maggioranza dei Paesi europei. L’obiettivo perseguito – afferma sempre la relazione - è quello di favorire i processi di trasferimento tecnologico dal mondo delle Università a quello delle imprese.

Articolo 19
(Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349)

L’articolo 19 novella l'articolo 61, comma 1, e abroga l'articolo 81 del codice della proprietà industriale i quali si riferiscono alle disposizioni che continuano a disciplinare il regime giuridico dei certificati complementari di protezione introdotti dalla L. n. 349 del 1991, abrogata, a decorrere al 19 marzo 2005, dall'articolo 246 dello stesso codice della proprietà industriale.

L'articolo 19 interviene dunque sugli articoli 61 e 81 del codice della proprietà industriale, al fine di abrogare le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione, disciplinati dalla L. n. 349 del 1991 (Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto), già abrogata dall'articolo 246 del medesimo codice, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella quinquennale prevista dalla disciplina europea.

Il certificato di protezione complementare è un titolo che permette di prolungare la durata di un brevetto di base relativo ad uno specifico prodotto medicinale o fitosanitario. Lo scopo di questa ulteriore protezione è quello di recuperare il tempo assorbito dalla procedura autorizzativa per l’immissione in commercio del prodotto. Infatti, per l’immissione in commercio di un nuovo prodotto medicinale o fitosanitario è necessario che siano effettuate rispettivamente dall’autorità preposta al controllo dei farmaci (l’Agenzia italiana del farmaco- AIFA - l’Agenzia europea per i medicinali - EMA) o dal Ministero della salute tutte le valutazioni necessarie (sulla base di studi pre-clinici, clinici ed esami chimici e tossicologici) al fine di assicurarne i requisiti di efficacia e sicurezza per la salute umana e/o animale o per l’ambiente.

Pertanto, dalla data di presentazione della domanda di brevetto a quella di rilascio della prima autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del prodotto possono trascorrere anche numerosi anni che andrebbero a ridurre drasticamente la possibilità di sfruttamento esclusivo dell'invenzione.

La concessione dei certificati di protezione complementare è disciplinata dal regolamento 1768/92/CE, oggi 469/2009/CE per i prodotti medicinali (CCP) e dal regolamento 1610/96/CE per i prodotti fitosanitari (CCPF).

Sulla base della suddetta normativa comunitaria, la durata del certificato è pari al tempo trascorso tra il deposito della domanda di brevetto e la concessione della prima autorizzazione all’immissione in commercio del relativo prodotto in uno stato della Comunità, sottratto di cinque anni. Ad ogni modo il certificato non può mai avere una durata superiore a cinque anni a decorrere dalla scadenza del brevetto di base.

Il certificato di protezione complementare rilasciato in Italia in accordo alla normativa comunitaria esplica i suoi effetti all’interno dei confini dello Stato italiano. Il bollettino dei depositi e delle concessioni dei certificati di protezione complementare è pubblicato in apposita pagina del sito del MISE.

Il termine previsto per la conclusione della procedura di rilascio del certificato di protezione complementare è fissato in 90 giorni dalla data di deposito (DPCM n. 273/2010).

Il 1° luglio 2019 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/933 che ha modificato il regolamento (CE) n. 469/2009 prevedendo alcune eccezioni alla tutela prevista dal certificato di protezione complementare per i medicinali, con l’espresso obiettivo di promuovere la competitività delle industrie di farmaci generici e biosimilari aventi sede nel territorio dell’UE.

Infatti, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, ai fabbricanti con sede nel territorio dell’Unione non era consentito produrre medicinali generici e biosimilari nemmeno ai fini dell'esportazione in paesi terzi in cui il prodotto originale non godeva di alcuna protezione. Diversamente in tali paesi la domanda di mercato poteva essere liberamente soddisfatta da produttori esteri, non soggetti ad analoghe restrizioni. Inoltre, ai fabbricanti con sede nell’Unione era impedito - nel periodo di vigenza del certificato - avviare la produzione di medicinali generici e biosimilari al fine di realizzare scorte da immettere tempestivamente nel mercato interno immediatamente dopo la scadenza del relativo certificato.

Per sostenere la competitività dei fabbricanti con sede nel territorio dell’UE, il regolamento (UE) 2019/933 ha introdotto per questi la possibilità di produrre una versione generica o biosimilare di un medicinale protetto da certificato durante il periodo di validità dello stesso, circoscrivendo l’applicazione della deroga per la fabbricazione (il c.d. SPC manufacturing waiver), ai seguenti casi:

- ai fini dell’esportazione in un mercato non appartenente all'UE in cui la protezione conferita dal certificato sia scaduta o non sia mai esistita;

- ai fini della creazione, nei sei mesi precedenti la scadenza del certificato, di uno stock destinato ad essere immesso nel mercato dell’UE immediatamente dopo la scadenza del certificato (il c.d. day-1 launch)

Il regolamento prevede inoltre che il produttore di medicinali generici e biosimilari adempia alcuni obblighi informativi entro tre mesi dall’inizio della produzione al titolare del certificato (devono ad esempio essere comunicate la finalità della fabbricazione, il nome e l’indirizzo del fabbricante, il n. del certificato di riferimento) e all’Autorità nazionale competente per la proprietà industriale (in Italia l’UIBM), utilizzando l’apposito modello allegato al regolamento (UE) 2019/933.

Le informazioni notificate dal fabbricante all’autorità competente sono oggetto di pubblicazione.

Il fabbricante è tenuto inoltre ad informare tutti i soggetti coinvolti nella commercializzazione del prodotto che il medicinale oggetto del manufacturing waiver può essere immesso sul mercato solo al di fuori dell'UE. A tal fine, le confezioni di tali medicinali devono essere obbligatoriamente contraddistinte da un apposito logo che indichi chiaramente la destinazione esclusiva del prodotto all'esportazione nei mercati extra – UE.

Fino al 1° luglio 2022, ovvero per i primi tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, la nuova norma si applicherà ai soli certificati richiesti a partire da tale data. Successivamente, la deroga sarà estesa anche ai certificati richiesti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento, ma che acquistano efficacia dopo tale data.

In particolare, il comma 1, lettera a), dell'articolo in esame novella il comma 1 dell'articolo 61 (Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari) del codice della proprietà industriale.

Il vigente articolo 61 dispone che, fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.

La novella in esame espunge la clausola di salvezza che, nella vigente formulazione dell'articolo 61, comma 1, fa espressamente riferimento a quanto previsto per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4.

La successiva lettera b) dispone l'abrogazione dell'articolo 81 (Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro) del codice della proprietà industriale.

L'articolo 81 dispone, al comma 1, che ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della L. 349/1991 si applichi il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione, produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti di esso oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Il comma 2 dispone che gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento. Il comma 3 precisa che la durata del certificato complementare di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene a termine della sua durata legale. Il successivo comma 4 prevede che, al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura complementare e brevettuale a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla L. 939/1991, e del regolamento (CEE) n. 1768/1992 trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea. Il comma 5 consente a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della L. 349/1991, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il MISE, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia. Ai sensi del comma 6, le licenze di cui al comma 5 sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione. In base al comma 7 la licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.

Articolo 21
(Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione)

L’articolo 21 novella l’articolo 138 del codice della proprietà industriale, al fine di ampliare le fattispecie degli atti che debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

In particolare, la lettera a) integra l’elencazione recata dalla lettera a) del citato articolo 138 includendovi anche gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono o "estinguono" in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale.

Il vigente articolo 138 del Codice della proprietà industriale disciplina la Trascrizione, statuendo, al comma 1, che debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi:

a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;

b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;

c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);

d) il verbale di pignoramento;

e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;

f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;

g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;

h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;

l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali;

m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande giudiziali;

n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale.

Il comma 2 specifica che la trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto. Ai sensi del comma 3, per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'art. 196. In base al comma 4, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda. Il comma 5 dispone che l'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande. Infine, il comma 6 prevede che le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprietà industriale a cui l'atto si riferisce non comportano l'invalidità della trascrizione.

La lettera b) inserisce nel medesimo articolo 138, comma 1, la nuova lettera n-bis), al fine di aggiungere all'elenco degli atti che devono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale.

Ciò - osserva la relazione illustrativa - 'anche ai fini del necessario raccordo con la previsione dettata dall’articolo 88, secondo comma, del RD 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)'.

Il richiamato articolo 88 del citato R.D. 267 del 1942, nel disciplinare la Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore, dispone - al comma 1 - che il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito. In base al comma 2, se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.

Anche la RT osserva che la nuova elencazione proposta 'ha la finalità di raccordare la previsione dell’articolo 138 del codice della proprietà industriale (CPI) in commento con la prescrizione vigente dell’articolo 88, comma 2, della legge fallimentare [...] che prevede che il curatore fallimentare notifichi un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento agli uffici competenti, perché sia trascritta nei pubblici registri. In altri termini, la trascrizione delle sentenze dichiarative di fallimento dinanzi all’UIBM non è introdotta dall’art. 21 del d.d.l. in oggetto, in quanto attualmente le istanze di trascrizione di tali fattispecie sono correntemente depositate presso l’UIBM per effetto della vigente prescrizione normativa dettata dall’articolo 88 della legge fallimentare. Non si tratta, dunque, dell’introduzione nell’ordinamento di una nuova fattispecie di trascrizione, ma semplicemente di un opportuno adeguamento dell’elencazione puntuale degli atti sottoposti a trascrizione, dettata dal Codice della proprietà industriale, a fattispecie ad oggi previste da altra fonte normativa (la legge fallimentare), nell’ottica di un’evidente maggiore organicità e sistematicità dell’impianto codicistico'.

La medesima Relazione tecnica evidenzia, al contempo, 'che si tratta di una fattispecie di deposito di domande di “trascrizione” dai numeri di fatto contenuti, risultando che le istanze di trascrizione di sentenze dichiarative di fallimento depositate presso l’UIBM sono pari a 19 nel 2020 e 28 nel 2021, a fronte di un complessivo numero di istanze di trascrizione pari a 3716 nel 2020 e 4582 nel 2021'. Si noti, inoltre - prosegue la RT - 'che ai sensi dell’articolo 138, c. 4, del Codice della proprietà industriale, l’UIBM, in sede di lavorazione dell’istanza di trascrizione, è tenuto ad esaminare esclusivamente la regolarità formale dell’atto, con esclusione dunque di ogni profilo ulteriore. L’attuale organico dell’UIBM applicato al procedimento risulta quindi senz’altro in grado di assorbire il carico di lavoro di cui si tratta nel pieno rispetto delle previsioni di legge. Si segnala al riguardo, ulteriormente, che nel 2021 le trascrizioni lavorate dall’UIBM presentano un tempo medio di lavorazione (intervallo compreso tra la data di deposito dell’istanza di trascrizione e la data di completamento del relativo procedimento) per singola istanza pari a soli 120 giorni, a fronte di un termine di definizione del procedimento fissato dal DPCM 22 dicembre 2010, n. 272 di 180 giorni. Da ultimo, si ritiene opportuno segnalare che il deposito di un’istanza di trascrizione comporta per l’utenza l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo, in misura ad oggi pari in caso di deposito telematico ad Euro 85, mentre nel caso di deposito cartaceo è previsto il bollo da Euro 16 sia sull’istanza, sia sull’atto (una marca ogni 4 facciate), sia infine sull’eventuale procura o lettera d’incarico che l’accompagni. Pertanto, un eventuale e pur sempre contenuto incremento delle istanze di trascrizione di cui si tratta sarebbe in ogni caso accompagnato da un aumento degli introiti per lo Stato derivanti dal versamento dell’imposta di bollo'.

Articolo 22
(Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto)

L’articolo 22 sostituisce la lettera b) dell'articolo 170, comma 1, del codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30 del 2005), concernente l'esame delle domande per i diritti di proprietà industriale. Esso interviene sulla disciplina relativa all'oggetto della domanda per le invenzioni e i modelli di utilità, includendo espressamente in esso, rispetto alla legislazione vigente, la verifica dei requisiti di validità di cui agli articoli 46, 48 e 49 del codice della proprietà industriale. La verifica di sussistenza degli stessi, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è da condurre all'esito della ricerca di anteriorità. Con riguardo a quest'ultima si sopprime l'attuale previsione che rinviava a un decreto ministeriale[5] la disciplina della ricerca delle anteriorità ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di validità. Si esplicita quindi la previsione per cui, in ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.

I richiamati articoli 46, 48 e 49 del codice della proprietà industriale definiscono, rispettivamente, le condizioni in base alle quali:

- un'invenzione è considerata nuova (articolo 46);

- un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva (articolo 48);

- un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale (articolo 49).

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, l’articolo 22 ha per "fine di prevedere che, nei casi di brevettazione alternativa, vale a dire nei casi in cui una domanda di brevetto per invenzione industriale, non accolta in tutto o in parte, sia stata convertita in domanda di brevetto per modello di utilità, gli effetti del rapporto di ricerca, prodotto nell’iter di esame della domanda di brevetto per invenzione industriale, sono estesi al brevetto per modello di utilità, nella misura in cui ciò sia compatibile con la disciplina codicistica di tale tipologia di brevetto. Trattandosi, infatti, di documentazione agli atti dell’Ufficio, lo stesso non può ignorarla ai fini del compiuto esame anche della domanda di brevetto per modello di utilità".

I restanti commi da 2 a 3-nonies del vigente articolo 170 dispongono quanto segue:

- il comma 2 che, per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmetta l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, chiamato ad esprimere il parere di competenza entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

- il comma 2-bis che l'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione è rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e 11-bis. Le modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro;

- il comma 2-ter che L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta: a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell'Ue; b) un'azione di revoca di una registrazione dell'Ue; c) un'istanza di decadenza o nullità ad una domanda di marchio dell'Ue; d) un'azione di decadenza di una registrazione dell'Ue;

- il comma 3, che qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provveda ai sensi dell'articolo 173, comma 7;

- il comma 3-bis, che il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonché sulla osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 è espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una Commissione consultiva composta da: a) direttore generale della competitività per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede; b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci; c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di privative per nuove varietà vegetali; d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi; e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

- il comma 3-ter che per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), è richiesta la designazione di un supplente;

- il comma 3-quater che le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e);

- il comma 3-quinquies che la commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

- il comma 3-sexies che su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia;

- il comma 3-septies che la commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti;

- il comma 3-octies che il parere è corredato con l'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente;

- il comma 3-nonies che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprietà industriale in materia di nuove varietà vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.

Articolo 25
(Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza)

L’articolo 25 sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 184-quater del Codice della proprietà industriale concernente l'Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni. Con la novella al comma 1:

- l'atto con il quale si chiede l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità del marchio viene ora qualificato come "istanza" e non più come "domanda". Ciò nonostante la rubrica dell'articolo novellato continua a fare riferimento a quest'ultima;

- si conferma l'esame preliminare, da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, della ricevibilità e ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità;

- l'oggetto della comunicazione dell'istanza alle parti deve ora contenere l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno. Al contrario, nella formulazione vigente, detta comunicazione deve contenere l'informativa dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullità e l'invito al titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Con la novella al comma 2:

- si elimina la specificazione per cui la comunicazione deve essere "indirizzata al titolare del marchio";

- si conferma l'obbligo di allegare alla stessa copia dell'istanza di decadenza o di nullità;

- si elimina la previsione per cui alla comunicazione deve essere allegato "qualsiasi documento presentato dal richiedente".

Con la novella al comma 3, si disciplina l'ipotesi del mancato raggiungimento di un accordo ai sensi del comma 1, nel qual caso il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. L'attuale formulazione attribuisce invece all'Ufficio italiano brevetti e marchi il potere, "nel corso del procedimento di decadenza o nullità", di assegnare in ogni momento alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

Sul punto la relazione illustrativa evidenzia che l’articolo 25 delinea "le fasi e i termini del procedimento di decadenza e nullità sulla falsariga di quanto previsto per i procedimenti di opposizione".

Si ricorda al riguardo che i restanti commi da 4 a 7 del vigente articolo 184-quater prevedono:

- il comma 4, che in caso di più istanze di decadenza o nullità relative allo stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a questa;

- il comma 5, che al termine del procedimento di decadenza o nullità, l'Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarità della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi dà comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI);

- il comma 6, che L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico;

- il comma 7, che i provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullità della registrazione o trasferiscono la titolarità della registrazione di un marchio sono annotati nel registro.

Articolo 28
(Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli)

L’articolo 28 modifica l’articolo 230, comma 2, del codice della proprietà industriale, precisando che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.

Si rinvia espressamente all'articolo 227, comma 4, del codice della proprietà industriale, secondo il quale, trascorso il termine di scadenza per il pagamento dei diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale nonché dei diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella relazione tecnica si precisa che tale novella esplicita la prassi da tempo applicata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, discendente dalla previsione più generale dettata dal vigente articolo 227 del codice, concernente i Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale, che ammette il pagamento tardivo, entro i sei mesi successivi alla scadenza, con l’applicazione del diritto di mora.

Il richiamato art. 227 del Codice della proprietà industriale stabilisce:

- al comma 1, che tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento;

- al comma 1-bis, che la domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso;

- al comma 2, che i diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, ove già maturati alla fine del mese in cui è rilasciato l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio;

- al comma 3, che i diritti di mantenimento in vita per le privative di varietà vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all'articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione;

- al comma 4, che trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

- al comma 5, che il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale;

- al comma 6, che possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali;

- al comma 7, che nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento;

- al comma 8, che al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei validi in Italia dovuti a partire dall'anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo è pubblicata nel Bollettino dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all'articolo 230 sulla regolarizzazione;

- al comma 8-bis che, se la domanda di rinnovazione del marchio o le relative tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, questa è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 230. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione.

[1] L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

[2] L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

[3] L’articolo 4 CPI prevede, al comma 1, che chiunque abbia regolarmente depositato - in uno Stato o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità - una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale, fruisce di un diritto di priorità (per eseguire il deposito negli altri Paesi della Convenzione).

Ai sensi del comma 2, la priorità decorre dalla prima domanda di deposito – sia essa di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio - secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi. La priorità dura dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli e i marchi.

Ai sensi del comma 3, qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare è idoneo a far nascere la priorità.

[4] La varietà per la quale è stata depositata una domanda di privativa per nuova varietà vegetale deve essere designata da una denominazione conforme a quanto previsto dall'art. 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e alle relative linee-guida esplicative elaborate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO).

[5] Si ricorda che In attuazione della vigente lettera b) sono stati, infatti, emanati i decreti MISE 3 ottobre 2007 (Attribuzione dell'incarico all'Ufficio europeo dei brevetti ad effettuare la ricerca di anteriorità) e 27 giugno 2008(Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale).