Cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria 4 dicembre 2018 |
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Presupposti normativi
L'
articolo 118 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE dispone, al comma 1, che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, stabiliscano le "
misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione". Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che "il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo". Sulla base di tali previsioni, sono stati adottati, rispettivamente, il
Regolamento (UE)
n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e il
Regolamento
n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012. Tali atti normativi, unitamente all'
Accordo
su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, costituiscono parte di un
regime armonizzato di tutela, uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea (UE) al fine di realizzare una protezione brevettuale europea uniforme (v.
infra).
In tale contesto, la necessità di modificare alcuni articoli del codice della proprietà industriale (D. Lgs.10 febbraio 2005 n. 30) relativi alla protezione brevettuale è conseguente al mutato quadro legislativo dell'Unione europea e nazionale, in relazione anche al contesto internazionale: si fa riferimento, in particolare, all'introduzione di una tutela brevettuale unitaria (brevetto europeo con cd "effetto unitario'') negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata di cui ai citati Regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e all'entrata in vigore dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. Quest'ultimo, in particolare, oltre a prevedere norme sostanziali sul brevetto europeo, istituisce una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti all'Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché sulle misure provvisorie e cautelari correlate, sulle domande riconvenzionali e sulle azioni di risarcimento danni, anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo. La norma di delegaLo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017) e reca norme per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale:
In particolare, l'art. 4 della legge di delegazione europea ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (21 novembre 2018), uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle citate disposizioni del Regolamento (UE) n. 1257/2012 e dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (comma 1). I decreti legislativi, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, devono essere emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti (comma 2). Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici (comma 3):
L'attuale quadro normativo: dal brevetto comunitario all'istituzione di una tutela brevettuale unitaria
L'ordinamento vigente, conformemente alle disposizioni della
Convenzione sulla concessione del brevetto europeo, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 e ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, prevede all'articolo 56 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30),
l'equiparazione sostanziale tra il
brevetto europeo ed il
brevetto nazionale, subordinando l'efficacia in Italia del primo all'espletamento di un
procedimento amministrativo di validazione consistente nel deposito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, di una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto europeo. La Convenzione, che è stata oggetto di revisione nel 2000, prevede un'
unica procedura centralizzata di concessione (cd. "Brevetto europeo") riconosciuta da tutti gli Stati europei aderenti alla Convenzione, che deve essere convalidata in ciascuno di essi. Il sistema permette dunque di avanzare una domanda unica all'Ufficio europeo dei brevetti (per il tramite degli uffici brevetti nazionali), redatta in una sola lingua (inglese, francese o tedesco), accompagnata da una traduzione in italiano, al fine di ottenere nei 38 Paesi attualmente aderenti alla Convenzione - una volta espletata la procedura di convalida nazionale - i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati. In sostanza, tale sistema offre una semplificazione amministrativa in fase di rilascio del brevetto europeo, senza ulteriori estensioni: in particolare, il sistema creato dalla Convenzione non prevede una procedura centralizzata di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimangono quindi di competenza nazionale.
Il
primo tentativo degli Stati membri della Comunità di istituire un
brevetto comunitario è rappresentato dalla
Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario del
1975, successivamente modificata da un
accordo concluso a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 in tema di brevetti comunitari, comprendente anche un protocollo sulla composizione delle controversie riguardanti contraffazioni e validità dei brevetti comunitari. L'
accordo, che consiste in un
Trattato tra Stati membri, non rappresenta un atto delle istituzioni comunitarie, né una convenzione comunitaria. Ai sensi della Convenzione di Lussemburgo, in seguito alla concessione di un brevetto europeo, gli Stati membri avrebbero potuto beneficiare di un'unica fase iniziale comune. Tuttavia, la Convenzione non è entrata in vigore, poiché gli unici Stati membri che l'hanno ratificata sono stati Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito.
Successivamente, il
libro verde del 24 giugno 1997 in tema di brevetto comunitario e sistema dei brevetti in Europa ha preso avvio dalla constatazione dell'insuccesso della Convenzione di Lussemburgo, alla luce della mancata previsione di uno strumento giuridico comunitario. Nel libro verde, in particolare, si prospetta la possibile trasformazione della Convenzione di Lussemburgo in uno strumento giuridico previsto dal Trattato (ai sensi dell'articolo 235 del Trattato): si evidenzia infatti che la Convenzione non istituisce un
titolo uniforme di protezione, ma consente di ottenere una protezione in tutti gli Stati parti della Convenzione in cui il richiedente desideri ottenerla (sistema che ha il pregio di offrire una grande flessibilità, ma con inconvenienti dovuti alla complessità e al costo, nonché alla mancata designazione di un tribunale competente a livello europeo per comporre le controversie in materia di brevetti).
La
prima proposta della Commissione di regolamento
istitutivo di un brevetto comunitario è stata formulata il 1° agosto 2000 (COM(2000)412): la proposta individuava nell'
ufficio brevetti europeo, che
non
costituiva un organo comunitario, l'autorità incaricata di esaminare le domande di brevetto e di concedere e brevetti comunitari. Lo scopo del regolamento non era quello di modificare la struttura del sistema brevettuale europeo: il regolamento non avrebbe dovuto prevedere la costituzione di nuovi organismi speciali insieme all'Ufficio, il quale avrebbe dovuto garantire le proprie funzioni nel campo del brevetto europeo, in quanto
organismo internazionale indipendente dalla Comunità.
Con le
Conclusioni su un sistema migliorato dei brevetti in Europa del 4 dicembre 2009, il Consiglio aveva confermato l'intenzione di creare un sistema a due pilastri fondato sulla "creazione di un brevetto dell'Unione europea (...) e l'istituzione di una giurisdizione integrata, specializzata e unificata per le controversie connesse ai brevetti".
Il 30 giugno 2010 il Consiglio dell'Unione Europea ha formulato una nuova proposta di regolamento (COM(2010)350) al fine di dar vita al sistema del brevetto comunitario che permettesse di ottenere, tramite una procedura unica, un brevetto valido ed efficace in tutti i Paesi membri dell'Unione, con auspicabili risparmi in termini di costi e procedure. La proposta di regolamento prendeva le mosse dalla constatazione che nell'Unione Europea la tutela brevettuale fosse assicurata dai brevetti nazionali rilasciati dagli Stati membri o da brevetti europei rilasciati dall'ufficio europeo dei brevetti in applicazione della Convenzione sul brevetto europeo e che quindi, una volta rilasciato, il brevetto europeo dovesse essere convalidato negli Stati membri in cui si richiedeva la tutela.
Nel Marzo 2011, la Corte di Giustizia, pronunciandosi in relazione alla compatibilità della previsione di un tribunale dei brevetti europeo e comunitario con i principi espressi dal Trattato UE e dal TFUE, ha considerato tale organo giurisdizionale non conforme ai principi dell'Unione, essendo un organo dotato di personalità giuridica propria in forza del diritto internazionale, situato all'esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell'Unione.
L'attuale quadro relativo all'istituzione di una tutela brevettuale unitaria ha subito una svolta con la Decisione del Consiglio 2011/167/UE, con la quale 25 Paesi - tra cui inizialmente non figurava l'Italia - sono stati autorizzati a instaurare tra di essi una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria. Tale decisione è stata fortemente osteggiata, ma nell'aprile 2013 la Corte di Giustizia ha respinto i ricorsi promossi per l'annullamento della decisione.
L'Italia ha aderito formalmente al sistema del brevetto europeo con effetto unitario nel 2015, diventando così il 26° Paese a far parte della cooperazione rafforzata.
Sono stati quindi emanati i due regolamenti già citati:
- il Regolamento n. 1257/2012 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria; - il Regolamento 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile. Il Regolamento (UE) n. 1257/2012In virtù del Regolamento (UE) n. 1257/2012, in particolare, il brevetto europeo con effetto unitario è un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario negli Stati membri partecipanti.
Il 14° considerando del Regolamento n. 1257/2012 afferma che il " brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, dovrebbe essere considerato, nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti, come un
brevetto nazionale dello Stato membro partecipante determinato in conformità di criteri specifici quali la residenza del richiedente, la sua principale sede di attività o la sua sede di attività".
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento citati, infatti, il brevetto europeo con effetto unitario è "un brevetto europeo concesso con la stessa serie di rivendicazioni con riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti", che "beneficia di un effetto unitario in detti Stati membri, a condizione che il suo effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria". Ai sensi del successivo articolo 5 del Regolamento, "il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario". Peraltro, la portata di tale diritto e le sue limitazioni sono uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario. Il "brevetto europeo" è concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti («UEB») secondo le norme e le procedure stabilite nella citata Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000 (CBE) (art. 2 del Regolamento). Il Regolamento, infine, dispone l'equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale (art. 7): il brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario e nel quale, in base al registro europeo dei brevetti, il richiedente aveva la residenza o la sede principale di attività alla data di deposito della domanda di brevetto europeo; oppure il richiedente aveva una sede di attività alla data del deposito della domanda di brevetto europeo. Il codice della proprietà industriale di cui al citato D. Lgs. n. 30/2005, in proposito, già prevede infatti, all'art. 56, l'equiparazione sostanziale tra il brevetto europeo ed il brevetto nazionale, subordinando l'efficacia in Italia del primo all'espletamento di un procedimento amministrativo di validazione, consistente nel deposito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, di una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto europeo. Il Regolamento, di cui lo schema di decreto legislativo in esame costituisce attuazione, consente quindi la registrazione anche di un brevetto unitario presso l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO – European Patent Office), dalla quale discende una protezione uniforme in tutta l'Unione europea: ciò, secondo quanto rileva la relazione illustrativa, garantisce alle imprese la possibilità di depositare, tramite un'unica procedura, un titolo di proprietà intellettuale valido in tutti i Paesi membri, con evidenti risparmi in termini di costi vivi e burocratici.
Il L'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti19 febbraio 2013, 25 Stati membri (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) hanno inoltre firmato l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato con legge 3 novembre 2016, n. 214. Tale Accordo, oltre a prevedere norme di diritto sostanziale sul brevetto europeo, introduce anche norme processuali, istituendo una giurisdizione comune per tutti i paesi partecipanti all'Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché le misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati complementari di protezione rilasciati sulla base di un brevetto europeo. Le modifiche proposte al codice ad opera dello schema di decreto in esame introducono adattamenti conseguenti all'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sul tribunale unificato dei brevetti. Si prevede, infatti, un'unica Corte per la risoluzione delle controversie brevettuali a livello europeo, con un regime transitorio di 7 anni (rinnovabile di altri 7) nel quale vi è la possibilità per le imprese di avvalersi della clausola «opt out» (facoltà di rimanere fuori dalla giurisdizione esclusiva del Tribunale Unificato Brevetti-TUB, ricorrendo ai tribunali nazionali).
A tale riguardo si ricorda quanto evidenziato nell'Analisi di impatto della Regolamentazione - AIR: l'introduzione del brevetto unitario, il titolo brevettuale unico che sarà immediatamente efficace nei 25 Stati Membri UE aderenti, è subordinata alla ratifica dell'Accordo internazionale per il Tribunale Unificato dei Brevetti (Accordo TUB) in almeno 13 Paesi UE. L'avvio operativo del Tribunale Unificato dei Brevetti richiede a sua volta una fase di applicazione provvisoria per la quale sono necessarie in almeno 13 Paesi UE la ratifica e/o firma del Protocollo per l'applicazione provvisoria e del Protocollo per i Privilegi e le Immunità. Per quanto riguarda l'Accordo TUB, hanno finora completato l'
iter di ratifica e depositato lo strumento di ratifica 16 Paesi UE
(Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Regno Unito), mentre altri sono a buon punto, lasciando prefigurare un avvio del nuovo sistema con una ventina di Paesi UE. Si precisa che la ratifica dell'Accordo TUB da parte di Francia, Germania e Regno Unito è condizione necessaria per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso. Mentre Francia e Regno Unito hanno ratificato e depositato la ratifica presso il Segretariato Generale del Consiglio UE, la Germania ha completato
l'iter parlamentare, ma la Corte costituzionale federale tedesca ha chiesto al Presidente della Repubblica di sospendere la firma della legge di ratifica, in attesa di un pronunciamento in merito a un'eccezione di costituzionalità sollevata da un mandatario tedesco. Nell'impossibilità di fare previsioni esatte sui tempi del pronunciamento della Corte Federale, al momento risulta difficile definire un calendario per l'avvio del sistema del brevetto unitario e del TUB, ma si presume che tale avvio non potrà avvenire prima della metà del 2019. Per quella data, peraltro, si dovrà raggiungere anche il numero minimo di adesioni al Protocollo per l'Applicazione Provvisoria (PPA). L'Italia ha completato tutti gli adempimenti necessari all'avvio del TUB: il 10 febbraio 2017 ha depositato lo strumento di ratifica dell'Accordo TUB presso il Segretariato Generale del Consiglio; il 20 febbraio 2017 ha firmato il Protocollo per l'applicazione provvisoria; il 20 aprile 2018 ha depositato lo strumento di ratifica del Protocollo sui Privilegi e le Immunità.
Più in dettaglio, l'
Accordo si compone di un preambolo, 89 articoli raggruppati in cinque parti, oltre a due allegati contenenti rispettivamente lo
statuto del tribunale unificato dei brevetti e i
criteri di distribuzione del contenzioso tra la
sede centrale di Parigi le
sezioni di
Londra e di
Monaco di Baviera.
La
parte prima contiene
disposizioni generali e istituzionali e si compone degli articoli da 1 a 35.
In particolare, l'articolo 1 istituisce il
tribunale unificato dei brevetti con la finalità della composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario. Il tribunale è comune agli Stati membri contraenti, soggetto agli stessi obblighi di qualsiasi altro loro organo giurisdizionale nazionale nei confronti del diritto dell'Unione europea. L'Accordo, ai sensi dell'art. 3, si applica: a) al brevetto europeo con effetto unitario; b) al certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da brevetto; c) al brevetto europeo che non è ancora estinto alla data di entrata in vigore dell'accordo o che è stato concesso dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83, circa il regime transitorio; d) alla richiesta di brevetto europeo pendente alla data di entrata in vigore dell'Accordo o inoltrata. Lo
status giuridico del tribunale è oggetto dell'articolo 4: il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata in ciascuno degli ordinamenti nazionali alle persone giuridiche. L'art. 5 concerne la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del tribunale. Il tribunale si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria, ed esercita le funzioni conferite al tribunale stesso dall'Accordo (art. 6). L'art. 7 prevede per il tribunale la divisione centrale di Parigi le sezioni di Londra e Monaco di Baviera. È altresì prevista la possibilità di istituire in ciascuno Stato membro contraente, su sua richiesta, divisioni locali, mentre divisioni regionali possono essere istituite tra due o più Stati membri su loro richiesta.
La composizione dei collegi del tribunale di primo grado avviene su base multinazionale e di norma in una formazione di tre giudici (art. 8). I collegi della corte d'appello si riuniscono di norma in una formazione multinazionale di cinque giudici (art. 9). L'art. 10 prevede l'istituzione di una cancelleria presso la divisione centrale del tribunale e di sottosezioni presso tutte le suddivisioni del tribunale medesimo. Gli artt. 11-14 riguardano i comitati, e precisamente il comitato amministrativo e il comitato del bilancio, nonché il comitato consultivo, composto da giudici e specialisti in diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti. Gli artt. 15-19 riguardano i criteri di eleggibilità e le procedure di nomina dei giudici del tribunale. Gli artt. 20-23 riguardano il primato del diritto dell'Unione e la responsabilità degli Stati membri contraenti e prevedono che il tribunale applichi il diritto della UE nella sua integralità e ne rispetti tale primato. Il tribunale coopera inoltre con la Corte di giustizia europea per garantire la corretta applicazione e l'uniforme interpretazione del diritto dell'Unione. Le decisioni della Corte di giustizia europea sono vincolanti per il tribunale. È altresì stabilito che gli Stati membri contraenti sono responsabili in solido dei danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione da parte della corte d'appello, in analogia a quanto previsto in materia di responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per i danni causati dai propri tribunali nazionali in violazione del diritto della UE. L'art. 24 specifica le fonti del diritto su cui si fondano le decisioni del tribunale unificato dei brevetti, e gli artt. 25 e 26 concernono rispettivamente il diritto di impedire l'utilizzazione diretta e l'utilizzazione indiretta di un'invenzione. Sono altresì stabiliti (art. 27) i limiti degli effetti di un brevetto, come anche i diritti fondati su una precedente utilizzazione dell'invenzione (articolo 28) e l'esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo (art. 29). L'art. 30 dispone che un certificato protettivo complementare conferisce gli stessi diritti che sono attribuiti dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni ed agli stessi obblighi. Infine gli artt. 31-35 sanciscono la competenza internazionale del tribunale, stabilita in conformità al regolamento (UE) n. 1215/2012, e, ove applicabile, in base alla Convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. Convenzione di Lugano). L'articolo 32 riguarda la competenza esclusiva del tribunale, mentre l'articolo 33 riguarda la competenza delle divisioni del tribunale di primo grado. In particolare, l'art. 32 dell'Accordo disciplina nei contenuti, al paragrafo 1, la competenza esclusiva del tribunale in relazione a: a) azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze; b) azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari; c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni; d) azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari; e) domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari; f) azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata; g) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione; h) azioni di compensazione per licenze di utilizzo dell'invenzione a titolo oneroso, sulla base dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2012; e i) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti amministrativi nel quadro dell'Organizzazione europea dei brevetti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012. La parte seconda riguarda le disposizioni finanziarie (artt. 36-39); l'organizzazione e le disposizioni procedurali per il tribunale unificato dei brevetti sono oggetto della parte terza (artt. 40-82). La parte quarta, che reca disposizioni transitorie, consta del solo articolo 83, in base al quale dopo l'entrata in vigore dell'Accordo in esame e per un periodo transitorio di sette anni potrà ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo. L'articolo 83 dell'Accordo disciplina il periodo transitorio di sette anni (dalla data di entrata in vigore), prolungabile di ulteriori sette anni, nel quale può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Lo stesso articolo dispone che il titolare o il richiedente un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio, nonché il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. Infine, la parte quinta, recante disposizioni finali, si compone degli articoli 84-89.
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ContenutoLe Modifiche alle disposizioni dl codice della proprietà industrialemodifiche apportate dallo schema di decreto legislativo in esame riguardano le seguenti disposizioni del Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30): art. 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo), art. 58 (Trasformazione della domanda di brevetto europeo), art. 59 (Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni), art. 68 (Limitazioni del diritto di brevetto), art. 70 (Licenza obbligatoria per mancata attuazione) e art. 163 (Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari). È altresì inserita, tra le disposizioni transitorie e finali del Capo VIII, dopo la sezione VI, la Sezione VI-bis in materia di brevetto europeo, comprendente l'articolo 245-bis - Regime transitorio del brevetto europeo, al fine di garantire l'applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo e a quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorità· giudiziaria italiana per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 83, comma 3, dell'Accordo medesimo (così come attualmente previsto all'articolo 56, comma 2, del codice che, per l'effetto, viene abrogato). Con particolare riferimento all'articolato, lo schema di decreto legislativo in esame consta di 3 articoli. L'art. 1 reca modifiche ai seguenti articoli del citato Codice della proprietà industriale: a) articolo 56:
Si ricorda che gli artt. 25 e 26 concernono, rispettivamente, il diritto di impedire l'utilizzazione diretta e l'utilizzazione indiretta di un'invenzione e l'art. 27 disciplina i limiti degli effetti del brevetto.
Nella formulazione vigente, l'art. 56 del codice della proprietà industriale, del quale lo schema di decreto legislativo in esame propone la sostituzione, prevede che il
brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisca gli stessi diritti e sia sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora, a seguito della procedura di opposizione, esso sia mantenuto in forma modificata, i limiti della protezione stabiliti con la concessione e mantenuti sono confermati a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione.
Tale abrogazione deve essere letta in combinato disposto con l'introduzione, al capo VIII, dopo la Sezione VI, della Sezione
VI-bis (Brevetto europeo) e di un regime transitorio, che garantisce l'applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti il brevetto europeo rilasciato per l'Italia pendenti fino alla data di entrata in vigore del citato Accordo su un tribunale unificato dei brevetti e quelle promosse dopo l'entrata in vigore dell'Accordo davanti all'autorità giudiziaria per effetto dell'art. 83 dell'Accordo medesimo, che prevede un regime transitorio (su cui v.
infra).
Tale disposizione è di mero coordinamento con la già commentata modifica all'art. 56, comma 1, del Codice.
Si tratta del
meccanismo di salvaguardia c.d. "safety net". Tale meccanismo di salvaguardia è stato introdotto, come rileva la relazione illustrativa, al fine di non pregiudicare i diritti del titolare del brevetto europeo che, in attesa di conoscere l'esito dell'istanza d'effetto unitario dall'Ufficio europeo - che può essere di accoglimento o di rigetto - potrebbe vedersi scadere il termine per la validazione in Italia del titolo. In entrambi i casi la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la data di pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione del brevetto europeo; mentre l'istanza d'effetto unitario, ai sensi del Regolamento, deve essere presentata entro un mese, la validazione deve avvenire entro tre mesi (art. 56 comma 4, del codice della proprietà industriale).
b) articolo 58:
Si osserva che l'espressione "o del brevetto europeo" è utilizzata solo una volta nell'art. 58, comma 2: la locuzione "ovunque ricorra" appare dunque ultronea.
c) articolo 59:
d) articolo 68:
Tutte le modifiche proposte all'art. 68 del Codice sono finalizzate a uniformare il regime nazionale a quello previsto dal citato Accordo, in attuazione del principo e criterio direttivo specifico ci cui all'art. 4, comma 3, lett.
b) della legge delegazione 2016-2017.
e) articolo 70:
La licenza obbligatoria per mancata attuazione è disciplinata dall'art. 70 del codice della prropietà industriale, il quale prevede che, decorsi tre anni dalla data di rilascio del
o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il
del
o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non abbia attuato l'
brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia
in misura tale da risultare in grave
con i
del Paese, possa essere
per l'uso non esclusivo dell'
medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.
Si ricorda inoltre che la L. 19 ottobre 1991 n. 349 ha istituito il Certificato Complementare di Protezione (CCP), che consentiva l'estensione del periodo brevettuale, stabilito in 20 anni per i prodotti medicinali, fino ad un massimo di 18 anni oltre la scadenza naturale del brevetto. Le disposizioni di cui alla citata L. n. 349/1991 sono state poi di fatto abrogate dal Regolamento CEE n. 1768 del 1992, istitutivo del Certificato Protettivo Supplementare (Supplemetary Protection Certificate - SPC), che oltre a presentare le medesime finalità del CCP, ha come scopo principale l'armonizzazione delle normative di ciascuno Stato membro nella materia. L'art. 246 del codice della proprietà industriale ha quindi abrogato la legge n. 349/1991.
f) articolo 163:
g) Regime transitorio:
Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'abrogazione dell'art. 56, comma 2, del citato Codice (v.
supra), che prevede che le contraffazioni siano valutate in conformità alla legislazione italiana in materia. Si ricorda che l'articolo 83 dell'Accordo disciplina il periodo transitorio di sette anni (dalla data di entrata in vigore), prolungabile di ulteriori sette anni, nel quale può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Lo stesso articolo dispone che il titolare o il richiedente un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio, nonché il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale.
L'
art. 2 dello schema di decreto legislativo in esame, in attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui all'art. 4, comma 3, lett.
c), della legge delegazione 2016-2017, reca
Disposizioni di adeguamento
v. AG 55: si prevede che con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possano essere adottate ulteriori disposizioni attuative del regolamento (UE) n.l257/2012, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti.
L'
art. 3 dello schema di decreto legislativo in esame reca la
Clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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